特許法102条2項と権利者による実施の必要性

 本年2月1日の知財高裁大合議判決は、特許法102条2項に関し、

特許権者に、侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する場合には、特許法102条2項の適用が認められると解すべきであり、特許権者と侵害者の業務態様等に相違が存在するなどの諸事情は、推定された損害額を覆滅する事情として考慮されるとするのが相当である。そして、後に述べるとおり、特許法102条2項の適用にあたり、特許権者において、当該特許発明を実施していることを要件とするものではないというべきである。」

と判断しました。

 上記の判断は、従前の一般的な説とは異なっています。

 民法709条による損害賠償請求において、伝統的な通説では、①権利侵害、②①についての故意過失、③損害の発生と損害額、④①と③との因果関係が要件事実とされています。しかし、特許権侵害では、市場に侵害品以外の競合品も存在するため、③のうちの損害額及び④の立証が困難です。そこで、これらの立証の負担を緩和するため、102条2項は、「侵害者がその侵害の行為により一定額の利益を受けていること」を主張立証することにより(前提事実)、③の損害額(上記の一定の額と推定されます。)及び④の因果関係が推定されるという仕組みを有しています。
 その一方、③のうちの損害の発生については、推定は及びません。そして、自ら特許発明を実施していなければ、損害も発生しないと考えられていました。そして、主要な論点としては、特許権者が、特許発明の実施品ではないが侵害者の製品と競合する製品を販売していた場合に、102条2項を適用できるのか、という点が挙げられていました。

 ところが、上記の大合議判決は、従前の一般的な説を覆した結論を採っています。
 もっとも、この事案では、特許権者は外国法人であり、外国で実施品を製造しています。そして、日本の会社と販売店契約と締結し、日本に実施品を輸出して、日本の販売店に日本国内で販売させています。日本の会社は、特許権者の代理人ではなく、独立した販売店です。そのため、特許権者は、日本で実施品の販売を行っているわけではありません。しかし、日本に代理店を置いた場合と同様の状況が生じています。したがって、この事案の事実関係からすると、102条2項の適用を認めるという結論には納得がいきます。
 しかし、特許権者が日本での事業活動に全く関与していない場合にまで、102条2項が適用されるわけではないと考えます。

 外国法人にとって、日本での特許権者を誰にするのかという点は、損害賠償の額の観点から、これまでにも重要な論点でした。この判決は、外国法人が日本で訴訟を提起しやすくするための環境整備にもなるかもしれません。