プロダクトバイプロセス（ＰＢＰ）クレームの上告審

　プロダクト・バイ・プロセス（ＰＢＰ）の技術的範囲の画定と、傍論として要旨認定に関する知財高裁の大合議判決について、最高裁で弁論が行われ、6/5に判決が言渡される予定です。

　技術的範囲については、物同一説が原則になっても、製法限定説が原則になっても、影響は小さいのではないかと思います。製法限定説でも被告製品が技術的範囲に属するのであれば、物同一説か製法限定説かを議論する意味がありません。プロダクトバイプロセスで問題になるのは、製法限定説では非侵害になる場合です。その場合には、権利者が、立証責任にかかわらず、物同一説に基づいてクレーム解釈を行うはずです。

　その一方、要旨認定、とりわけ、審査段階では、問題があります。
　特許庁が製法限定説を原則として、狭い範囲でしかサーチを行わず、特許を付与したところ、侵害訴訟では、権利者が物同一説に基づいて主張立証を行い、被告が改めて先行文献調査をせざるを得ないということも生じ得ます。そのような事態に陥るのであれば、特許庁が、初めから物同一説でサーチをしておけば済みます。
特許庁は、製法限定説で要旨認定を行った結果、拒絶理由が見当たらないのであれば、拒絶理由を通知する機会はなく、出願人が意見を述べる機会はありません。特許庁が「製法限定説で要旨を認定した」と付言して特許査定を出すこともできますが、権利者は、それを争う術はなく、迷惑を被ります。
その一方、特許庁が、立証責任の所在と離れて、物同一説に基づいて先行文献調査を行い、「物同一説で要旨を認定した」と付言して拒絶理由を通知するという手段もあり得ます。それに対し、出願人は、「要旨認定が誤っている」と主張し、製法限定のクレーム解釈を主張すると、禁反言により、侵害訴訟では物同一説を主張できない、という実務を確立すればよいのかもしれません。
しかし、そのような経路をたどるのであれば、端的に、要旨認定と技術的範囲の画定が異なることを再確認し、特許庁の要旨認定では物同一説を採用することにする方が、判りやすい解決ではないかと思います。