新規事項の追加か、進歩性における技術的意義か

　明細書に、上位概念としてＡの記載があり、その下位概念としてa1 − anが列挙されていたという場合を想定します。実施例にも、多数の下位概念が用いられており、その中にaiも記載されています。
　設定登録時のクレームはＡを規定したところ、無効審判で、引例がajを開示していることがわかりました。特許権者としては、クレームをaiに限定するとともに、その優れた効果を主張したいところです。
　この場合、クレームをaiに限定する訂正は、新規事項の追加にあたるのでしょうか。新規事項には該当しないとしても、有利な効果を主張できるのでしょうか。
　
　日本の場合、新規事項の追加に関する規範は、ソルダーレジスト事件大合議判決が用いられています。

（「明細書又は図面に記載した事項」とは，技術的思想の高度の創作である発明について，特許権による独占を得る前提として，第三者に対して開示されるものであるから，ここでいう「事項」とは明細書又は図面によって開示された発明に関する技術的事項であることが前提となるところ，「明細書又は図面に記載した事項」とは，当業者によって，明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項であり，補正が，このようにして導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものであるときは，当該補正は，「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するものということができる。」）

　従前、明細書に記載された具体例（とりわけ、実施例）については、「明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項」に該当すると認定され、当該具体例への訂正は許容されていたように思います。
　主戦場は、訂正後の発明には、他の下位概念と対比して、特段の技術的意義があるか否か（優れた作用効果を奏するか否か）という点です。そして、この文脈で、後出しデータを許容するか否かという論点が生じます。
　つまり、訂正を認めるか否かは、明細書に記載があるか否かという観点から形式的に判断し、実質的な判断は、進歩性の枠組みで行われます。進歩性の考慮事情の一つとして、有利な効果があります。後出しデータで実証された効果は、客観的には当該発明の内在的な性質として存在していたものの、当初明細書に手がかりがなければ、進歩性の判断の要素として考慮に入れることはできません（予想外の効果が明細書に記載がなくても予想できたというのでは、自己矛盾をきたします。）。
　このように、後出しデータを許容するか否かは、実質的には、補正・訂正を許容するか否かという論点とも重複しています。

　その一方、訂正の可否について、明細書の記載という形式面だけではなく、明細書に記載された技術的事項とはどのようなものであったのかという実質的な面から判断するという枠組みを採用することも可能です（EPOのadded matterの要件は、そのような枠組みです。）。
　明細書には、Ａの下位概念として、a1 − anが区別されることなく列挙されている場合、個別の下位概念を意味あるものとして記載したとはいえません。このような記載は、単に上位概念としてのＡを開示したことに等しいと評価できます。それにもかかわらず、訂正により、上位概念Ａを下位概念aiに限定することは、記載のない下位概念への訂正であり、新規事項の追加ということができます。細書に下位概念aiの技術的意義が記載されているのであれば、下位概念aiも独立した発明として記載されているといえます。しかし、他の下位概念と同列に列挙されているのであれば、下位概念aiものみを抽出することは許されるべきではありません。

　知財高判平成２４年１１月１４日（平成２３年（行ケ）第１０４３１号）は、上記のような事案でした。
　設定登録時の請求項１は、以下のとおりです。

「表面に長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の一種または二種以上と該重合性ビニル単量体と共重合可能な他の重合性ビニル単量体の一種または二種以上とからなるグラフト共重合体鎖を導入した重合体粒子からなることを特徴とする液晶用スペーサー。」

　無効審判の訂正請求により、
「長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の一種または二種以上」
→　ラウリルメタクリレート又はステアリルメタクリレートを含む

「該重合性ビニル単量体と共重合可能な他の重合性ビニル単量体」
→　メチルメタクリレートを含む

という限定が加わりました。
　ステアリルメタクリレート−メチルメタクリレートの組み合わせは、実施例１０に、ラウリルメタクリレート−メチルメタクリレートの組み合わせは、実施例１１に記載されていました。
　液晶スペーサとして評価が行われた１２種類のポリマー粒子のうち、６種類は、実施例１０と１１で製造されたものでした。
　審決は、訂正を認めたものの、判決は、訂正を認めませんでした。その理由として、以下の事項を挙げています。

・「これらの物質は，多種類の化合物とともに任意に選択可能な単量体として羅列して列挙されていたものにすぎず，他の単量体とは異なる性質を有する単量体として，優先的に用いられるべき物質であるかのような記載や示唆も存在しない。」

・「本件明細書において，ラウリルメタクリレート又はステアリルメタクリレート，及びメチルメタクリレートは，多種類の他の化合物と同列に例示されていたにすぎないものであるから，本件明細書の記載をもってしても，上記各構成が必須であることに関する技術的事項が明らかにされているものということはできない。」

・「実施例１０及び１１によると，ラウリルメタクリレートとメチルメタクリ
レートとからなるグラフト共重合体鎖を導入した重合体粒子並びにステアリルメタクリレートとメチルメタクリレート及び２−ヒドロキシブチルメタクリレートとからなるグラフト共重合体鎖を導入した重合体粒子からなる液晶用スペーサーが，それぞれ本件発明の効果を奏することが開示されていたものということができるものの，「ラウリルメタクリレート又はステアリルメタクリレートを必須成分として含む表面に長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の一種または二種以上」が，「ラウリルメタクリレート又はステアリルメタクリレート」と，「メチルメタクリレートを必須成分として含む該重合性ビニル単量体と共重合可能な他の重合性ビニル単量体の一種または二種以上」が，「メチルメタクリレート，又はメチルメタクリレート及び２−ヒドロキシブチルメタクリレート」と，いずれも機能上等価であり，それぞれ置換可能であることを裏付ける技術的事項は本件明細書には開示されているものではない。」

　最後の事情は、クレームが実施例１０及び１１のとおりというわけではないという趣旨です。クレームを実施例と厳格に一致させなくても良いだろうとは思います。しかし、最初の２点は、参考になります。